日前，美國知名運(yùn)動(dòng)品牌“New Balance”在中國市場(chǎng)遭遇重大挫折：2015年4月21日，廣州市中級(jí)人民法院對(duì)于一起歷時(shí)兩年半的商標(biāo)侵權(quán)案件作出一審判決，法院認(rèn)定：美國新平衡運(yùn)動(dòng)鞋公司（New Balance公司）在中國的關(guān)聯(lián)公司，新百倫貿(mào)易(中國)有限公司（新百倫公司）因侵犯他人已注冊(cè)商標(biāo)“百倫”和“新百倫”的商標(biāo)專用權(quán)，需賠償商標(biāo)權(quán)人人民幣9800萬元。

一、 案情摘要

根據(jù)一審判決，本案原告周某，是“百倫”、“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)人。其中，“百倫”商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)865609）核定使用在第25類“服裝，鞋，帽，襪”等商品上，于1996年8月21日獲準(zhǔn)注冊(cè)，原注冊(cè)人系廣東潮陽市某公司，該商標(biāo)于1998年3月28日轉(zhuǎn)讓給另一自然人，并于2004年4月21日再次轉(zhuǎn)讓給本案原告周某。

原告周某于2004年6月4日申請(qǐng)?jiān)诘?5類商品上注冊(cè)“新百倫”商標(biāo)， New Balance公司曾于2007年12月向國家工商行政管理局商標(biāo)局提出異議，但2011年7月28日，商標(biāo)局裁定異議不成立，周某最終獲得了“新百倫”商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)4100879號(hào)）。核準(zhǔn)使用的商品類別為25類：鞋（腳上的穿著物）、靴、拖鞋、T恤、服裝、運(yùn)動(dòng)衫等。

我們?cè)賮砜碞ew Balance公司的商標(biāo)注冊(cè)情況，1983年4月15日，New Balance公司同時(shí)獲準(zhǔn)在“鞋”類注冊(cè)N商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)175151），以及NB商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)175152）和 New Balance商標(biāo)(注冊(cè)號(hào)175153)。1995年6月7日，New Balance公司獲準(zhǔn)在“服裝”類別注冊(cè)NB商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)749746），1995年10月14日，進(jìn)而獲準(zhǔn)在“運(yùn)動(dòng)員用手提包”注冊(cè)NB商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)783142）。2013年12月21日，New Balance公司獲準(zhǔn)注冊(cè) “新百倫”商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)11263416），使用的類別為“廣告、替他人推銷“。

原告在取得“新百倫”商標(biāo)后，隨即于2011年7月向New Balance公司的國內(nèi)子公司“新百倫貿(mào)易(中國)有限公司”提出了商標(biāo)侵權(quán)之訴。原告認(rèn)為，被告在市場(chǎng)推廣活動(dòng)中，包括在《產(chǎn)品手冊(cè)》、媒體廣告、分支機(jī)構(gòu)名片、專賣店的價(jià)簽、銷售憑證、發(fā)票、以及被告在天貓開設(shè)的旗艦店、被告的官方網(wǎng)站上，均使用了“新百倫”字樣，造成消費(fèi)者對(duì)于原告和被告產(chǎn)品的混淆和誤認(rèn)，嚴(yán)重?fù)p害了原告的商標(biāo)權(quán)益。

原告認(rèn)為，2011年7月至2013年11月，被告銷售額達(dá)17.6億元，凈利潤1.958億元。周某請(qǐng)求判令被告新百倫公司立即停止侵權(quán)、消除影響，并且還要賠償損失9800萬元及支付維權(quán)的合理費(fèi)用。

被告新百倫公司辯稱： “新百倫”用作"NEW BALANCE"商品的中文名稱，被告早在2003年就開始使用“新百倫”的產(chǎn)品名稱，被告于2006年12月經(jīng)核準(zhǔn)取得了“新百倫”的字號(hào)。被告屬于善意的在先使用，并援引《商標(biāo)法》第59條第3款進(jìn)行抗辯（“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”）。由于其銷售商品時(shí)間（2003年）遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于原告2007年使用“百倫”商標(biāo)以及“新百倫”商標(biāo)銷售商品的時(shí)間，其使用方式?jīng)]有使消費(fèi)者或相關(guān)公眾產(chǎn)生任何混淆，沒有構(gòu)成侵權(quán)。

一審法院認(rèn)為，被告的運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)品與原告“百倫”、“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)范圍內(nèi)的“鞋(腳上的穿著物)”屬于類似產(chǎn)品。被告明知未能規(guī)范地使用其企業(yè)名稱，未善意地主動(dòng)避免使用與他人的注冊(cè)商標(biāo)相同或相近似的標(biāo)識(shí)，以避免相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)和市場(chǎng)無序，其對(duì)“新百倫”字樣的使用行為，構(gòu)成對(duì)原告“百倫”及“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)，其關(guān)于合理使用的抗辯意見均依據(jù)不足。

對(duì)于賠償數(shù)額，一審法院認(rèn)定在2011年7月-2013年11月，被告的凈利潤達(dá)1.958億元，法院考慮到被告在產(chǎn)品本身上并未附加“新百倫”標(biāo)識(shí)，僅僅在銷售過程中使用“新百倫”來宣傳和介紹其產(chǎn)品，屬于“銷售行為侵權(quán)”，法院酌情按照被告獲利的50%作為向原告的賠償。

二、 本案主要涉及的法律問題：

基于以上事實(shí)，本案主要涉及以下法律問題：

1、企業(yè)字號(hào)與注冊(cè)商標(biāo)的沖突如何解決？

最高人民法院《關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》法釋〔2008〕3號(hào)，明確指出：原告以他人注冊(cè)商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突的處理原則，法院一般遵循“誠實(shí)信用、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)和保護(hù)在先權(quán)利”的原則。我們注意到，被告于2006年12月經(jīng)核準(zhǔn)取得了“新百倫”的字號(hào)，早于原告“新百倫”商標(biāo)專用權(quán)的起始時(shí)間2008年7月1日。但是，原告最為有利的是，“百倫”商標(biāo)的注冊(cè)時(shí)間為1996年8月21日，根據(jù)“保護(hù)在先權(quán)利”的原則，被告的字號(hào)“新百倫”反而涉嫌侵犯了“百倫”的商標(biāo)專用權(quán)。

2、被告是否有在先商標(biāo)權(quán)的抗辯？ 

現(xiàn)行《商標(biāo)法》關(guān)于在先使用商標(biāo)有三種情況：一是第13條第2款“就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用”；二是第15條代理人或者代表人搶注的；三是第59條第3款的規(guī)定：商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

結(jié)合到本案，被告沒有選擇第一種，而是直接引用了“在先使用并具有一定影響的商標(biāo)”這個(gè)抗辯。被告的困難在于，其于2003年使用“新百倫”這個(gè)標(biāo)識(shí)雖然早于原告“新百倫”商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的時(shí)間，但是，這個(gè)在先使用的標(biāo)識(shí)，仍然受制于1996年8月就在先獲準(zhǔn)注冊(cè)的“百倫”商標(biāo)。我注意到，一審法院并未明確回應(yīng)被告的上述抗辯。

3、賠償數(shù)額的確定是否有依據(jù)？ 

關(guān)于賠償數(shù)額的確定，根據(jù)《商標(biāo)法》第63條的規(guī)定，依次按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊(cè)商標(biāo)許可使用費(fèi)來確定，難以確定的，法院酌情判決給予三百萬元以下的法定賠償。

本案一審法院沒有考慮原告因侵權(quán)所受到的實(shí)際損失，而是直接適用了”侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益“，即被告在2011年7月至2013年11月期間，被告的利潤1.958億元。 個(gè)人認(rèn)為，一審法院沒有闡明不適用“原告受到的損失“的理由，而直接適用被告的侵權(quán)所得，是值得商榷的。

另外，正如一審法院所言，被告對(duì)于”新百倫“標(biāo)識(shí)的使用，僅僅限于在銷售過程中，并未直接在產(chǎn)品上使用”新百倫“標(biāo)識(shí)。我們注意到，在很多場(chǎng)合，都是“New Balance”與”新百倫“或者“NB”與“新百倫”組合使用。在這種情況下，中文標(biāo)識(shí)“新百倫”對(duì)于被告產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率以及利潤率的貢獻(xiàn)該如何計(jì)算？一審法院認(rèn)為，新百倫公司在產(chǎn)品上使用的是New Balance等英文標(biāo)識(shí)，但中文“新百倫”對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)入大陸普通消費(fèi)者市場(chǎng)發(fā)揮了重要作用，故其賠償責(zé)任應(yīng)與此相當(dāng)，“酌情確定被告向原告賠償?shù)臄?shù)額應(yīng)占其獲利的二分之一”。 法院的判定，是否能夠真實(shí)反映“新百倫”標(biāo)識(shí)的作用？估計(jì)會(huì)引來很多爭(zhēng)議。

題外話

本案目前尚未定論，相信“新百倫公司”將毫無懸念地提起上訴。但是，本案也給許多在華經(jīng)營的外資企業(yè)帶來啟示：本案中，盡管商標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)巨大，新百倫公司多年以來卻一直堅(jiān)持使用極易引起爭(zhēng)議的“新百倫”標(biāo)識(shí)。對(duì)于在先注冊(cè)的“百倫”商標(biāo)，被告也未及時(shí)采取有效的應(yīng)對(duì)措施。

我們都知道，外企的知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)，幾乎都是由外企總部直接處理的。除了品牌保護(hù)，中國的子公司幾乎沒有話語權(quán)。總部人員對(duì)于中國市場(chǎng)的重視程度、對(duì)中國商業(yè)環(huán)境以及法律環(huán)境的了解以及對(duì)于重大事件的反饋速度，顯然不如國內(nèi)的企業(yè)法務(wù)人員。因此，建立強(qiáng)有力的本土化法律團(tuán)隊(duì)并充分授權(quán)，對(duì)于在華外資企業(yè)來說，將是他們唯一的選擇。