作者：周忠勝律師

通用名稱是我國商標(biāo)法中比較重要的一個(gè)概念，對于通用名稱的認(rèn)定在商標(biāo)確權(quán)和司法實(shí)踐中一直以來都存在很大的爭議。就商標(biāo)確權(quán)程序而言，商標(biāo)法第十一條第一款對通用名稱注冊為商標(biāo)作出了以下規(guī)定：僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的標(biāo)志，不得作為商標(biāo)注冊。同時(shí)，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》等法律法規(guī)對商標(biāo)確權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定作了更詳細(xì)的規(guī)定。

商標(biāo)法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標(biāo)注冊，一是因?yàn)橥ㄓ妹Q反映了某一類商品的共同屬性，從而無法起到識(shí)別商品來源的作用；二是因?yàn)橥ㄓ妹Q如果被某一特定主體注冊為商標(biāo)，將會(huì)剝奪同行業(yè)其他經(jīng)營者使用該通用名稱的權(quán)利，侵犯了社會(huì)公共利益。通用名稱能否作為商標(biāo)注冊，是商標(biāo)確權(quán)程序要解決的問題，而在商標(biāo)侵權(quán)案件中，商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)已經(jīng)是被核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，作為被指控侵權(quán)的一方，同樣可以主張對方的商標(biāo)已經(jīng)淡化為商品通用名稱，從而作為不侵權(quán)的抗辯理由。例如，在“甑流”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案[1]中，北京高院就認(rèn)為，“甑流”為注冊商標(biāo)，“甑流”還是特定白酒的通用名稱，事實(shí)說明產(chǎn)品的性質(zhì)及特點(diǎn)而使用“北京甑流酒”字樣，屬正當(dāng)使用，因此商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

下面筆者就以近期代理的雀巢公司訴昆明后谷咖啡因使用“咖啡伴旅”字樣與其注冊商標(biāo)“咖啡伴侶”近似，從而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)案件入手，談一談商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱認(rèn)定的幾個(gè)問題。

一、商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱抗辯的法律依據(jù)

在商標(biāo)侵權(quán)案件中，通用名稱抗辯的主要法律依據(jù)為《商標(biāo)法》第五十九條，該條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！?/p>

除此之外，對于在北京法院進(jìn)行的商標(biāo)侵權(quán)案件（例如“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案），當(dāng)事人還可以引用《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發(fā)[2006]68號(hào)）進(jìn)行抗辯。該解答第27條規(guī)定：“哪些行為屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為？滿足本解答第26條規(guī)定要件的下列行為，屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為：（1）使用注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；……?！绷硗?，該解答第28條規(guī)定：“他人將該商標(biāo)文字在已通用化的范圍內(nèi)使用而不是作為商標(biāo)使用，且不足以造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)?！?/p>

二、商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定規(guī)則

關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，商標(biāo)法及相關(guān)司法解釋并未給出明確的規(guī)定。筆者認(rèn)為，基于商標(biāo)法理論及司法實(shí)踐，商標(biāo)確權(quán)案件通用名稱認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定同樣應(yīng)適用于商標(biāo)侵權(quán)案件。

基于商標(biāo)確權(quán)案件通用名稱認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定[2]以及司法實(shí)踐中的在先判例，筆者對商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定規(guī)則概括如下：

1、通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第七條規(guī)定：“人民法院在判斷訴爭商標(biāo)是否為通用名稱時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱?！备鶕?jù)該條規(guī)定，通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種類型。

所謂法定的通用名稱，是指法律法規(guī)或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件確定的通用名稱，如阿莫西林、阿司匹林等。此處的“法定”應(yīng)該是比較寬泛的概念，除了包括法律、行政法規(guī)外，還包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件。而實(shí)際上，法定的通用名稱更多的是出現(xiàn)在國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中。

所謂約定俗成的通用名稱，是指相關(guān)公眾普遍認(rèn)可和使用的通用名稱，如U盤、咖啡伴侶等。同時(shí)，被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。

與法定的通用名稱相比，約定俗成的通用名稱的認(rèn)定具有一定難度。但是，當(dāng)事人依然可以根據(jù)案件的實(shí)際情況，通過各種渠道收集商標(biāo)淡化為通用名稱的證據(jù)。以“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案為例，為證明原告的“咖啡伴侶”商標(biāo)實(shí)際上已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱，筆者代表被告搜集了大量證據(jù)，包括但不限于：以“咖啡伴侶”作為相關(guān)經(jīng)營范圍的企業(yè)主體信息、國家專利局公布的與“咖啡伴侶”相關(guān)的部分專利說明書、與“咖啡伴侶”相關(guān)的學(xué)術(shù)文章和新聞報(bào)道、與“咖啡伴侶”有關(guān)的部分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、第三方市場調(diào)查機(jī)構(gòu)出具的“咖啡伴侶”公眾認(rèn)知情況調(diào)查報(bào)告、行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)關(guān)于“咖啡伴侶”通用名稱的說明、中國產(chǎn)業(yè)研究院關(guān)于咖啡伴侶行業(yè)研究的調(diào)研報(bào)告等?；诒桓嫣峤坏纳鲜鲎C據(jù)，無論是相關(guān)行政部門（各地工商局、中國專利局），還是相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)人員，抑或是咖啡相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員或消費(fèi)者，均認(rèn)為“咖啡伴侶”為植脂末等商品的通用名稱。由此可見，“咖啡伴侶”顯然構(gòu)成約定俗成的通用名稱。

2、約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)

在一般情況下，約定俗成的通用名稱是以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。所謂相關(guān)公眾，是指與商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。在確定相關(guān)公眾時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮商品性質(zhì)、種類、價(jià)格等因素對其范圍及其注意程度的影響。

在“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案中，為證明“咖啡伴侶”商標(biāo)在全國范圍內(nèi)已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱，被告專門委托第三方市場調(diào)查機(jī)構(gòu)（零點(diǎn)調(diào)查公司）對相關(guān)公眾進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查群體涉及北京、上海、廣州三大主要城市，基本可以代表全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)。通過本次市場調(diào)查可知，一提到“咖啡伴侶”，受訪者比較多的聯(lián)想到奶、糖或糖類等咖啡用物品，另外有高達(dá)87.5%的受訪者認(rèn)為“咖啡伴侶”是“調(diào)解和改善咖啡口感的各種配料的統(tǒng)稱”。因此，該市場調(diào)查結(jié)果已經(jīng)足以反映出“咖啡伴侶”商標(biāo)在全國范圍內(nèi)已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱。

例外情況是，對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認(rèn)定為通用名稱。比如在魯錦案[3]中，法院通過已查明的事實(shí)認(rèn)定：魯西南民間織錦在魯西南地區(qū)已有上千年的歷史。經(jīng)過媒體的大量宣傳，“魯錦”一詞已經(jīng)成為以棉花為主要原料手工織線、手工染色、手工織造的山東地區(qū)獨(dú)有的民間手工紡織品的統(tǒng)稱，且被山東地區(qū)紡織行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)通用并被相關(guān)社會(huì)公眾約定俗成的名稱。在該案中，法院認(rèn)為對于具有地域性特點(diǎn)的商品，其名稱廣泛性的判斷應(yīng)以其特定產(chǎn)區(qū)及相關(guān)公眾為標(biāo)準(zhǔn)而不應(yīng)以全國為標(biāo)準(zhǔn)。

3、通用名稱的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況確定具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)

在通用名稱認(rèn)定時(shí)，需要根據(jù)實(shí)際情況確定具體時(shí)間點(diǎn)。比如，對于將已經(jīng)成為通用名稱的標(biāo)志申請注冊為商標(biāo)這種情形，如果主張?jiān)撁Q不應(yīng)被注冊為商標(biāo)，則應(yīng)以系爭商標(biāo)注冊時(shí)間作為判斷是否成為通用名稱的時(shí)間，不應(yīng)考慮注冊后的事實(shí)；而對于注冊后通用化的商標(biāo)，新的《商標(biāo)法》專門設(shè)置了無效宣告程序，這種情況下就應(yīng)該提交該商標(biāo)在獲準(zhǔn)注冊后淡化為通用名稱的證據(jù)。

在商標(biāo)侵權(quán)案件中，雖然法律并沒有明確規(guī)定以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)為準(zhǔn)，但是理論上應(yīng)該以被控侵權(quán)人開始使用涉案商標(biāo)的時(shí)間為判斷標(biāo)準(zhǔn)，也就是說，被控侵權(quán)人需要提交在其開始使用涉案商標(biāo)之前，該商標(biāo)就已經(jīng)淡化為通用名稱的證據(jù)。在“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案中，無論是被告提供的以“咖啡伴侶”作為相關(guān)經(jīng)營范圍的企業(yè)主體信息，還是與“咖啡伴侶”有關(guān)的部分專利說明書、國家圖書館文獻(xiàn)復(fù)制證明、網(wǎng)頁公證書以及雀巢公司自身對“咖啡伴侶”的使用方式等證據(jù)，均可以證明被告在使用涉案商標(biāo)之前，“咖啡伴侶”商標(biāo)就已經(jīng)淡化為通用名稱。

4、通用名稱的認(rèn)定不應(yīng)局限于某一具體商品，還應(yīng)包括商品總類別

根據(jù)國家工商行政管理總局商標(biāo)局頒布的《關(guān)于整頓酒類商標(biāo)工作中幾個(gè)問題的通知》（1989年2月8日）第一條，“……商品通用名稱是指為國家或某一行業(yè)所共用的，反映一類商品與另一類商品之間根本區(qū)別的規(guī)范化稱謂。商品通用名稱的確定，主要源于社會(huì)的約定俗成。既要得到社會(huì)或某一行業(yè)的廣泛承認(rèn)，又要規(guī)范化。這是商品通用名稱概念的最本質(zhì)的特征，也是我們判定是否是商品通用名稱的主要依據(jù)。商品通用名稱的構(gòu)成是多層次的和多元的。既有商品總類別的通用名稱，又有具體商品品種的通用名稱。如酒類商品總的通用名稱是“酒”，按品種又可以分為白酒、黃酒、啤酒、果酒、露酒等，又有曲酒、窖酒、山楂酒、蘋果酒等?？傊瑢κ欠袷巧唐吠ㄓ妹Q必須具體問題具體分析，一個(gè)個(gè)地去認(rèn)定，很難籠而統(tǒng)之的匡定?！?/p>

從上述通知內(nèi)容來看，通用名稱包括商品總類別的通用名稱和具體商品的通用名稱兩種。其中，具體商品的通用名稱比較多見，比如，“席夢思”就是彈簧床墊這一具體商品的通用名稱。商品總類別的通用名稱相對比較少，比如“咖啡伴侶”，它是相對于“咖啡”來說的，是指咖啡用植脂末、牛奶、黃油等這一類商品的總稱。

5、商標(biāo)權(quán)利人對其商標(biāo)的使用方式會(huì)影響通用名稱的認(rèn)定

正常來說，商標(biāo)權(quán)利人注冊了某個(gè)商標(biāo)，會(huì)從商標(biāo)標(biāo)注、商品宣傳等方面對商標(biāo)進(jìn)行使用。但是，如果商標(biāo)權(quán)利人自身不規(guī)范使用商標(biāo)，則有可能導(dǎo)致注冊商標(biāo)淡化為通用名稱。

再次以“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案為例，根據(jù)原告在庭審中提交的證據(jù)，原告至今還是將“咖啡伴侶”作為商品名稱使用在其商品包裝上，而非商標(biāo)性使用。例如，原告商品包裝上存在以下表述：“加入雀巢咖啡伴侶或糖，給你豐富、個(gè)性化的咖啡體驗(yàn)！”、“雀巢100%純咖啡可隨個(gè)人喜好加雀巢咖啡伴侶或糖?！?、“在雀巢咖啡醇品中加入，雀巢咖啡伴侶，讓咖啡更香濃，口感更幼滑”、“凡在本店購買任何……或者雀巢咖啡伴侶……”、“買雀巢咖啡醇品及雀巢咖啡伴侶，送雀巢咖啡心情伴侶”等等。原告的這種使用方式，進(jìn)一步導(dǎo)致“咖啡伴侶”商標(biāo)被淡化為商品的通用名稱。

[1] 案號(hào)：（2007）高民終字第39號(hào)。

[2]《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋[2017]2號(hào)）第十條，“訴爭商標(biāo)屬于法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（一）項(xiàng)所指的通用名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認(rèn)定為通用名稱。訴爭商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知其申請注冊的商標(biāo)為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請注冊的商標(biāo)為通用名稱。……”最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》有同樣規(guī)定。

[3]案號(hào)：（2009）魯民三終字第34號(hào)