一、案情介紹

鼎盛公司系一家專業(yè)從事生產(chǎn)、加工(焙)烘烤制品并銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品等的外商獨(dú)資企業(yè)。其分別于2003年1月、2006年9月、2008年10月及2010年2月注冊(cè)取得第3003766號(hào)、第4155628號(hào)“艾維爾IWill”文字及圖商標(biāo)、第5063450號(hào)“愛維爾”文字商標(biāo)以及第6289718號(hào)“愛維爾Iwill”文字及圖商標(biāo)，核定使用商品均為第30類“蛋糕、面包、月餅等”。2009年6月23日，鼎盛公司與浙江健利包裝有限公司簽訂訂購合同，約定由浙江健利包裝有限公司為鼎盛公司制作涉案標(biāo)有標(biāo)識(shí)(以下稱為“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用標(biāo)識(shí))的禮盒、手拎袋、單粒包等包裝產(chǎn)品。2009年8月，鼎盛公司開始生產(chǎn)月餅，并將其當(dāng)年度所生產(chǎn)的月餅劃分為“秋爽”、“美滿”、“星月”、“和諧”以及涉案的“樂活”等總計(jì)23個(gè)類別，同時(shí)制作相應(yīng)的廣告宣傳目錄冊(cè)。2009年9月初，鼎盛公司將上述月餅投放市場(chǎng)，主要通過鼎盛公司在蘇州大市范圍內(nèi)的63家愛維爾直營(yíng)店、加盟店銷售、直接向公司訂貨及臨時(shí)聘請(qǐng)外來人員以銷售禮品券的方式進(jìn)行銷售。鼎盛公司在涉案“樂活”款月餅的手拎袋、內(nèi)襯及月餅單粒包裝盒外側(cè)左下角顯著位置均標(biāo)注“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用標(biāo)識(shí)，手拎袋兩側(cè)同時(shí)標(biāo)注有生產(chǎn)商鼎盛公司名稱、電話、廠址等信息。第三人東華公司經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)于2009年7月14日取得第5345911號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“樂活LOHAS”)注冊(cè)商標(biāo)，核定使用商品為第30類“糕點(diǎn)；方便米飯；麥片；冰淇淋”，目前尚未在產(chǎn)品上使用該商標(biāo)。2009年9月8日，蘇州工商局接到舉報(bào)稱鼎盛公司生產(chǎn)銷售的“樂活LOHAS”等月餅有商標(biāo)侵權(quán)嫌疑，故展開相應(yīng)調(diào)查。查明鼎盛公司在當(dāng)年生產(chǎn)銷售的23款月餅中有一款月餅使用“樂活LOHAS”商標(biāo)，根據(jù)當(dāng)事人的銷售記錄，截至2009年9月20日止，“樂活LOHAS”月餅已銷售10200盒，標(biāo)價(jià)119元／盒，計(jì)貨值為1213800元。蘇州工商局于2010年3月4日及2010年4月12日兩次就該行政處罰一案舉行聽證。2010年6月11日，蘇州工商局作出蘇工商案字(2010)第00053號(hào)行政處罰決定，認(rèn)定鼎盛公司的行為屬于《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)所規(guī)定的侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，依據(jù)《商標(biāo)法》第五十三條以及《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十二條的規(guī)定，對(duì)鼎盛公司作出了責(zé)令停止侵權(quán)行為并罰款人民幣50萬元的行政處罰決定。該具體行政行為作出后，鼎盛公司不服并于2010年6月29日向蘇州市人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議。蘇州市人民政府經(jīng)審理后認(rèn)為蘇州工商局的處罰決定認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，程序合法，內(nèi)容適當(dāng)，于2010年8月27日作出[2010]蘇行復(fù)第148號(hào)行政復(fù)議決定書，決定維持蘇州工商局作出的蘇工商案字(2010)第00053號(hào)工商處罰決定。鼎盛公司對(duì)此仍不服，遂向法院提起行政訴訟。另查明，關(guān)于樂活一詞的起源及釋義，樂活系由美國社會(huì)學(xué)家保羅?雷在1998年提出，其英文釋義為“l(fā)ifestylesofhealthandsustainability”。2008年8月，教育部發(fā)布的《中國語言生活狀況報(bào)告(2006)》中將“樂活族”作為漢語新詞語收錄其中。

二、爭(zhēng)議焦點(diǎn)

蘇州工商局作出的蘇工商案字(2010)第00053號(hào)行政處罰決定是否合法。

三、法律分析

(一)上訴人鼎盛公司使用“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用的標(biāo)識(shí)系商標(biāo)性使用商標(biāo)是商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者或服務(wù)提供者為使自己的商品或服務(wù)區(qū)別于他人而使用的一種標(biāo)識(shí)，其應(yīng)當(dāng)具有顯著性和區(qū)別的功能。在判斷商品上的標(biāo)識(shí)是否屬于商標(biāo)性使用時(shí)，必須根據(jù)該標(biāo)識(shí)的具體使用方式，看其是否具有識(shí)別商品或服務(wù)來源之功能。本案中，上訴人鼎盛公司在2009年中秋月餅的推銷活動(dòng)中，將其生產(chǎn)銷售的月餅劃分為“秋爽”、“美滿”、“星月”、“和諧”以及涉案“樂活”等總計(jì)23個(gè)款式，雖然鼎盛公司認(rèn)為“樂活LOHAS”只是作為其月餅款式中一款的商品名稱使用，但根據(jù)其在月餅包裝上的標(biāo)注情況，“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用的標(biāo)識(shí)使用方式屬于商標(biāo)性使用。首先，鼎盛公司并未在其月餅包裝上規(guī)范且以顯著方式突出使用自己的“愛維爾”系列注冊(cè)商標(biāo)；其次，在“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用的標(biāo)識(shí)中，“樂活LOHAS”與“Iwill愛維爾”連用，融為一體，鼎盛公司并未突出其自有商標(biāo)“Iwill愛維爾”，相反卻突出了“樂活LOHAS”，標(biāo)識(shí)性效果明顯。因此，從涉案“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用標(biāo)識(shí)的實(shí)際使用情況來看，無法看出“樂活LOHAS”的使用方式屬于其注冊(cè)商標(biāo)或“Iwill愛維爾”商標(biāo)項(xiàng)下的一種款式名稱，“樂活LOHAS”與“Iwill愛維爾”連用后作為一個(gè)整體標(biāo)識(shí)，起到區(qū)別商品來源的功能，屬于商標(biāo)性使用。、

(二)上訴人鼎盛公司使用的“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用的標(biāo)識(shí)與東華公司的“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似，其行為侵害了被上訴人東華公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)我國《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。本案中，上訴人鼎盛公司使用訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)的商品月餅與被上訴人東華公司注冊(cè)商標(biāo)核定使用的糕點(diǎn)等商品屬于類似商品，且兩商標(biāo)并不相同，對(duì)此各方當(dāng)事人并無爭(zhēng)議，因此，判斷鼎盛公司的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的關(guān)鍵在于，鼎盛公司使用的訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)與東華公司“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成近似。雖然我國商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)近似的判斷未作具體規(guī)定，但在司法實(shí)踐中，一般認(rèn)為商標(biāo)近似是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系。亦即，侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)是混淆性近似，是否造成市場(chǎng)混淆是判斷商標(biāo)近似的重要因素之一。其中，是否造成市場(chǎng)混淆，通常情況下，不僅包括現(xiàn)實(shí)的混淆，也包括混淆的可能性。具體判斷商標(biāo)是否近似時(shí)，應(yīng)掌握的原則：一是以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)；二是既要對(duì)商標(biāo)進(jìn)行整體比對(duì)，又要對(duì)商標(biāo)的主要部分進(jìn)行比對(duì)，且比對(duì)應(yīng)當(dāng)在比對(duì)對(duì)象隔離的狀態(tài)下分別進(jìn)行；三是應(yīng)當(dāng)考慮請(qǐng)求保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度。本案中，上訴人鼎盛公司使用的訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)與被上訴人東華公司的“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)相比，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成近似商標(biāo)。理由是：首先，從整體對(duì)比來看，上訴人鼎盛公司使用的“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用標(biāo)識(shí)中，“樂活LOHAS”在整體結(jié)構(gòu)中較為突出，占主要部分，且該部分的中英文字的字形、讀音及含義與東華公司“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)完全相同，其構(gòu)成要素非常接近，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)。其次，從“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度考慮，兩商標(biāo)易造成市場(chǎng)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)：其一，“樂活族”一詞雖然被《中國語言生活狀況報(bào)告(2006)》所收錄，但作為2006年度才出現(xiàn)的新詞語，只能說明該詞語在2006年這一時(shí)段因一定使用頻率及流行度而被收錄，并不代表該詞語在當(dāng)時(shí)已經(jīng)達(dá)到通用詞匯的程度，更不能以該詞匯在本案進(jìn)入訴訟階段后的流行度來反推在2009年“樂活LOHAS”商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)，已經(jīng)成為社會(huì)通用詞匯。目前，“樂活LOHAS”作為注冊(cè)商標(biāo)并未被撤銷，也說明“樂活”一詞雖具有一定含義，但該詞匯在核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)因尚未達(dá)到通用詞匯的程度，具有一定的顯著性。因此，應(yīng)認(rèn)定鼎盛公司使用的訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)起到的是商標(biāo)標(biāo)識(shí)性作用，而非是對(duì)商品進(jìn)行的一種描述，一般消費(fèi)者看到“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用的標(biāo)識(shí)時(shí)，并不會(huì)將其理解為“我愿意健康生活”這一含義。上訴人鼎盛公司認(rèn)為“樂活LOHAS”作為社會(huì)通用詞匯，其是根據(jù)該詞的本義使用，屬于合理使用的主張不能成立。其二，“樂活LOHAS”商標(biāo)于2009年7月核準(zhǔn)注冊(cè)。雖然在被上訴人蘇州工商局2009年9月查處、2010年6月作出行政處罰決定時(shí)，“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)因尚未實(shí)際使用而不存在市場(chǎng)知名度，且在本案二審訴訟期間該注冊(cè)商標(biāo)仍未使用，但由于“樂活LOHAS”商標(biāo)剛被核準(zhǔn)注冊(cè)，上訴人鼎盛公司的使用行為即被工商行政機(jī)關(guān)查處，因此，本案對(duì)是否造成兩者混淆的侵權(quán)判斷應(yīng)當(dāng)以行政機(jī)關(guān)查處的時(shí)間為判斷基準(zhǔn)。在沒有證據(jù)證明被上訴人東華公司注冊(cè)“樂活LOHAS”商標(biāo)的行為存在惡意搶注的主觀故意時(shí)，需要為尚未使用注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人預(yù)留一定的保護(hù)空間，此時(shí)關(guān)于混淆的判斷，應(yīng)當(dāng)更多地考慮混淆的可能性，而非是否產(chǎn)生了實(shí)際混淆。司法實(shí)踐中，近似商標(biāo)侵權(quán)判定以實(shí)際混淆作為判斷標(biāo)準(zhǔn)的，通常需要有被控侵權(quán)商標(biāo)經(jīng)長(zhǎng)期善意使用，兩個(gè)商標(biāo)已形成善意共存狀態(tài)等特殊歷史因素存在，而本案中不存在上述特殊歷史因素。雖然鼎盛公司在涉案商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之前即已使用“樂活LOHAS”字樣進(jìn)行相應(yīng)包裝設(shè)計(jì)和委托生產(chǎn)，但由于該使用時(shí)間很短暫，不足一個(gè)月，并未形成兩商標(biāo)因長(zhǎng)期使用而善意共存的狀況。如果一味以涉案注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際使用，不會(huì)造成實(shí)際混淆作為侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)，則有可能對(duì)商標(biāo)注冊(cè)制度造成不應(yīng)有的沖擊，不利于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)。

(三)被上訴人蘇州工商局作出的行政處罰顯失公正行政處罰顯失公正一般是指行政處罰雖然在形式上不違法，但處罰結(jié)果明顯不公正，損害了公民、法人或者其他組織的合法權(quán)益。我國《行政處罰法》第四條第二款規(guī)定，實(shí)施行政處罰必須以事實(shí)為依據(jù)，與違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度相當(dāng)。因此，行政主體在實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循該條規(guī)定的“過罰相當(dāng)原則”。如果行政機(jī)關(guān)作出的行政處罰明顯違背“過罰相當(dāng)原則”，使行政處罰結(jié)果與違法程度不相適應(yīng)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于行政處罰顯失公正。我國《商標(biāo)法》第五十三條規(guī)定，工商行政管理部門在處理侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)糾紛時(shí)，認(rèn)定侵權(quán)行為成立的，責(zé)令立即停止侵權(quán)行為，并可處以罰款。對(duì)該條款的正確理解應(yīng)當(dāng)是工商行政機(jī)關(guān)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)行為作出行政處罰時(shí)，在責(zé)令立即停止侵權(quán)行為的同時(shí)，可以對(duì)是否并處罰款作出選擇。因此，工商行政機(jī)關(guān)在行使該自由裁量權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《行政處罰法》第四條第二款確立的“過罰相當(dāng)原則”，綜合考慮處罰相對(duì)人的主觀過錯(cuò)程度、違法行為的情節(jié)、性質(zhì)、后果及危害程度等因素，決定是否對(duì)相對(duì)人并處罰款。本案中，上訴人鼎盛公司使用的訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)與被上訴人東華公司的“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，其行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，蘇州工商局作為查處侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為的行政機(jī)關(guān)，有權(quán)依據(jù)我國商標(biāo)法對(duì)其違法行為予以查處并作出處罰，但其在責(zé)令鼎盛公司停止侵權(quán)行為的同時(shí)并處50萬元罰款，并未考慮以下應(yīng)當(dāng)考慮的因素：第一，在“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)之前，上訴人鼎盛公司就進(jìn)行了相應(yīng)的包裝設(shè)計(jì)并委托生產(chǎn)，鼎盛公司不存在攀附被上訴人東華公司注冊(cè)商標(biāo)聲譽(yù)的主觀惡意。第二，“樂活LOHAS”商標(biāo)于2009年7月核準(zhǔn)注冊(cè)，被上訴人蘇州工商局對(duì)上訴人鼎盛公司的侵權(quán)行為于2009年9月查處、2010年6月作出行政處罰決定。因鼎盛公司的侵權(quán)時(shí)間非常短暫，且涉案注冊(cè)商標(biāo)尚未實(shí)際使用，故鼎盛公司的侵權(quán)行為對(duì)商標(biāo)權(quán)人東華公司并未造成實(shí)際損害后果。第三，從“Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用的標(biāo)識(shí)使用情況來看，上訴人鼎盛公司僅是在2009年中秋月餅的促銷活動(dòng)中使用該標(biāo)識(shí)，且作為該年度中秋23款系列月餅中的一款，鼎盛公司并未對(duì)使用該標(biāo)識(shí)的月餅進(jìn)行專門、廣泛、大量的宣傳，其對(duì)商品的銷售模式也僅限于其專賣店銷售或直接推銷。加之“樂活LOHAS”注冊(cè)商標(biāo)因未使用不存在市場(chǎng)知名度，尚未造成市場(chǎng)中相關(guān)公眾實(shí)際的混淆和誤認(rèn)，故其侵權(quán)行為和情節(jié)顯著輕微。基于以上因素，被上訴人蘇州工商局在對(duì)上訴人鼎盛公司進(jìn)行行政處罰時(shí)，責(zé)令其停止侵權(quán)行為即足以達(dá)到保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)以及保障消費(fèi)者和相關(guān)公眾利益的行政執(zhí)法目的，但蘇州工商局未考慮鼎盛公司上述主觀上無過錯(cuò)，侵權(quán)性質(zhì)、行為和情節(jié)顯著輕微，尚未造成實(shí)際危害后果等因素，同時(shí)對(duì)鼎盛公司并處50萬元罰款，使行政處罰的結(jié)果與違法行為的社會(huì)危害程度之間明顯不適當(dāng)，其行政處罰缺乏妥當(dāng)性和必要性，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于顯失公正的行政處罰。關(guān)于上訴人鼎盛公司認(rèn)為被上訴人蘇州工商局多次聽證違反《行政處罰法》的相關(guān)規(guī)定，屬于程序違法的問題。二審法院認(rèn)為，我國行政處罰法規(guī)定聽證程序，但對(duì)聽證的次數(shù)沒有作出明確規(guī)定，因此蘇州工商局多次聽證并未違反相關(guān)法律的禁止性規(guī)定，鼎盛公司認(rèn)為蘇州工商局存在程序違法的理由于法無據(jù)，不予支持。綜上，江蘇省高級(jí)人民法院認(rèn)為，工商行政機(jī)關(guān)依法對(duì)行政相對(duì)人的商標(biāo)侵權(quán)行為實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)遵循過罰相當(dāng)原則行使自由裁量權(quán)；也就是說，在保證行政管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的同時(shí)，兼顧保護(hù)行政相對(duì)人的合法權(quán)益，行政處罰以達(dá)到行政執(zhí)法目的和目標(biāo)為限，并盡可能使相對(duì)人的權(quán)益遭受最小的損害。工商行政機(jī)關(guān)如果未考慮應(yīng)當(dāng)考慮的因素，違背過罰相當(dāng)原則，導(dǎo)致行政處罰結(jié)果顯失公正的，人民法院有權(quán)依法判決變更。

四、裁判結(jié)果

一、撤銷江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院(2011)蘇中知行初字第0001號(hào)行政判決；二、變更2010年6月11日江蘇省蘇州工商行政管理局作出的蘇工商案字(2010)第00053號(hào)行政處罰決定“1．責(zé)令停止侵權(quán)行為，2．罰款人民幣50萬元”為“責(zé)令停止侵權(quán)行為”。

五、裁判依據(jù)

（1）《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)、第五十三條；

（2）《中華人民共和國行政處罰法》第四條第二款；

（3）《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(四)項(xiàng)、第六十一條第(二)項(xiàng)。